Schneiderman Anuncia Acuerdo Innovador Para Frenar Abusivos Secuestradores De Patentes

Primero de su tipo, acuerdo establece directrices para prevenir la conducta engañosa y explotadora en la propiedad de patentes

Schneiderman: Es hora de poner fin a las tácticas abusivas utilizadas por los negociantes patentes contra de las empresas de Nueva York

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy un acuerdo pionero con MPHJ Technology Investments, LLC, dedicada a la práctica conocida como “patent troll”.  Una  investigación de la Fiscalía General se centró en el uso de tácticas engañosas y abusivas de MPHJ , cuando entró en contacto con cientos de pequeñas y medianos negocios de Nueva York en un esfuerzo por intimidarlos para que paguen a MPHJ por licencias de patentes de dudoso valor.

El acuerdo resuelve las investigaciones de la Fiscalía General en torno a la conducta del MPHJ e impone requisitos a MPHJ cuando se comunique con las empresas de Nueva York en el futuro. Los requisitos impuestos a MPHJ en el acuerdo deben ser vistos por otros negociantes de patentes como las normas mínimas que estas entidades que buscan ponerse en contacto con las empresas de Nueva York deben seguir para evitar ser sometidos por prácticas engañosas ilegales.

"Los llamados secuestradores de patentes explotan las lagunas existentes en el sistema de patentes y se han convertido en una plaga en la comunidad empresarial", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Ellos agotan los recursos críticos de las pequeñas y medianas empresas que de otra manera estarían disponibles para la reinversión y la creación de empleo, que se necesita con urgencia a través de Nueva York. La aplicación de la ley estatal no puede curar todos los males del sistema federal de patentes, pero los lineamientos establecidos en el acuerdo de hoy pone fin a algunas de las tácticas más abusivas y pone a la industria sobre aviso de que estas prácticas engañosas no serán toleradas en Nueva York".

Los secuestradores de patentes - a veces conocidos como "entidades de aserción de patentes" - no son innovadores. Ellos compran las patentes de propiedad de terceros y luego tratan de obtener algún beneficio mediante la persecución agresiva a empresas que supuestamente infringen las patentes adquiridas. En casi todos los casos, las empresas perseguidas por los secuestradores de patentes no copiaron la tecnología de otras compañías. En cambio, los secuestradores de patentes argumentan que esa tecnología o los procesos de negocio que utiliza la empresa que persiguen desarrollaron de forma independiente - y en algunos casos, las actividades diarias de la empresa - requieren una licencia ligada a las patentes en manos de los secuestradores de patentes. MPHJ, por ejemplo, sostiene que la mayoría de las empresas que utilizan un escáner comercial corriente en una red informática con un sistema de correo electrónico todos los días infringen sus patentes.

Algunos secuestradores de patentes, tales como MPHJ, han adoptado una estrategia de acosar a las pequeñas y medianas empresas. Tras adquirir patentes de dudosa validez, envían cartas engañosas y abusivas a un gran número de pequeñas empresas en un esfuerzo para los pagos de licencia de poco valor de ellos. Esta estrategia puede tener éxito, y el valor colectivo de estos pequeños pagos puede ser muy alto, ya que las empresas más pequeñas a menudo no tienen la experiencia ni los recursos necesarios para evaluar plenamente las patentes.

En el caso de MPHJ, se dijo a cientos de negocios de Nueva York que "probablemente" infringen sus patentes relacionadas con el escáner, creando la impresión de que MPHJ había realizado un análisis significativo e individualizado de los negocios de la empresa en cuestión. De hecho, MPHJ se limitó a enviar cartas modelo a empresas de cierto tamaño y clasificación de la industria. Además, MPHJ dijo, falsamente, a los negocios que la mayoría de los negocios en los que había contactado previamente habían adquirido licencias, cuando en realidad sólo un puñado de empresas lo había hecho. MPHJ también proporcionó información engañosa sobre los honorarios que los (pocos) titulares de licencias previas habían pagado. Y falsamente amenazó con demandar a cientos de empresas si no responden a sus cartas dentro de dos semanas, de hecho, nunca ha presentado una demanda de patente contra un negocio de Nueva York.

El acuerdo requiere a MPHJ permitir que todos los que adquirieron licencias tras las cartas engañosas anular esas licencias y recibir un reembolso completo, y prohíbe MPHJ entrar en contacto con ciertas pequeñas empresas  a las que se había dirigido previamente.

El acuerdo también impone una serie de obligaciones a MPHJ que deben servir de guía para todos los “patent trolls” involucradas en una conducta similar de aserción de patente similar. El sistema federal de patentes sufre de una variedad de fallas que son explotadas por los secuestradores de patentes, y las leyes estatales de prácticas engañosas no puede resolver todos los problemas derivados. Al restringir las tácticas que los secuestradores de patentes pueden utilizar cuando se comunican con las pequeñas y medianas empresas sobre la posible infracción, las directrices de este acuerdo deben poner fin a algunas de las tácticas más abusivas y depredadoras utilizados por los secuestradores de patentes. Por ejemplo:

  • La diligencia y la buena fe cuando contacte a posibles infractores. Las directrices requieren un titular de la patente hacer un esfuerzo serio, de buen fe para determinar si una empresa en realidad se dedica a la infracción antes de hacer una acusación. Esto prohíbe el envío masivo de acusaciones de violación a cientos de empresas con poca consideración a los riesgos reales que las empresas infringieron. Las directrices también prohíben el uso de un abogado como portavoz amenazante para acusaciones infundadas. Si un ‘troll de patentes’ se comunica a través de un abogado, el abogado que envía dichas cartas también debe hacer esfuerzos diligentes para asegurar que hay una base de buena fe para creer que el negocio dirigido infringió las patentes.
     
  • Proporcionar información de materiales para que la empresa acusada de infringir pueda evaluar la reclamación. Cuando un titular de una patente acusa a una empresa de infringir su patente, las directrices exigen explicar los motivos de la reclamación en detalle razonablemente. Esta información permitirá al receptor para determinar si la acusación tiene fundamento alguno a la luz de las actividades reales de los negocios del destinatario. Las directrices también prohíben que un titular de una patente tratar de cobrar los ingresos de una patente que ha sido declarada nula, y de no revelar información material que revele la probable nulidad de la patente.
  • No hacer declaraciones engañosas acerca de un pago de licencia. Si el titular de la patente trata de justificar una tarifa específica de concesión de licencias, se debe explicar claramente la base fáctica de la tarifa propuesta. Este requisito impide que un ‘troll de patentes’ se aproveche de asimetría de información para engañar a las empresas a pagar más de un precio justo por una licencia.
  • Transparencia de la verdadera identidad del titular de la patente. Las directrices prohíben a un troll de patentes ocultar su identidad a partir de sus las empresas. Esto permite a las empresas que han sido objeto de campañas de trolls de patentes encontrar información sobre el troll de patentes. Asegurar la transparencia tiene una serie de efectos positivos, entre ellos permitir a las empresas perseguidas encontrarse y se comunicarse entre sí.

Las directrices de este acuerdo son los estándares mínimos - no son un puerto seguro. La Oficina del Fiscal General sigue revisando las actividades de los trolls de patentes y que intervenir para poner fin a prácticas abusivas, independientemente de si se cumplen técnicamente con las directrices. También está dispuesto a complementar las directrices con requisitos adicionales en casos futuros.

El Profesor de Derecho Robin Feldman, el Director del Instituto de Derecho de la Innovación de la Universidad de California- Hastings College of Law, dijo: "La tergiversación y fraude francamente se han convertido en un gran problema con las patentes, en particular contra objetivos vulnerables como los individuos y las pequeñas empresas. El histórico acuerdo de Nueva York de hoy golpea el corazón de esta conducta inapropiada mientras protege el ejercicio legítimo de los derechos de patente. El acuerdo establece un modelo para otros estados y para los reguladores federales también".

Daniel Ravicher, Director Ejecutivo de la Public Patent Foundation con sede en Nueva York, dijo: "Es crucial que las fuerzas del orden del gobierno hagan todo lo posible para evitar que los trolls de patentes abusen de fallas en el sistema de patentes. Aplaudimos al Fiscal General de Nueva York por la identificación de algunas de las tácticas más abusivas utilizadas por los trolls de patentes y encontrar una manera de detenerlos. Las nuevas directrices de trolls de patentes de Nueva York son una contribución importante y valiosa al esfuerzo global para frenar los abusos de los trolls de patentes ".

Daniel Nazer, abogado de la Electronic Frontier Foundation, dijo: "La Fundación de la Frontera Electrónica aplaude el Fiscal General de Nueva York por su trabajo para proteger a las empresas de Nueva York de las prácticas abusivas de trolls de patentes. El acuerdo anunciado hoy es un gran paso adelante en la lucha contra los trolls de patentes y ayudará a proteger algunos de los sectores más vulnerables de las actividades de pesca de los trolls de patente. Es extremadamente importante que las pequeñas y medianas empresas que normalmente no pueden permitirse costosos abogados de patentes no estar sometidas a las cartas sobre patentes engañosas. Esperamos que otros agentes de la ley sigan el ejemplo de Nueva York".

El profesor Michael Carrier, Profesor Distinguido de Derecho de la Facultad de Derecho de Rutgers, dijo, "los trolls de patentes están participando en campañas masivas de engaño, tratando de asustar a las pequeñas y medianas empresas a pagar. El acuerdo que el Fiscal General de Nueva York anunció hoy es un paso audaz que encaja cómodamente dentro de las facultades del Estado para vigilar las acciones engañosas, y que jugará un papel crucial en la solución del problema. Los requisitos que Nueva York está imponiendo a los trolls de patentes detendrán algunas de las prácticas más abusivas y permitirán que las pequeñas y medianas empresas puedan competir más eficazmente en el mercado".

La investigación de la Fiscalía General fue dirigida por Eric J. Stock, Jefe de la Oficina de Defensa de la Competencia; Zachary Biesanz, Fiscal General Adjunto en la Oficina de Defensa de la Competencia, y Karla G. Sánchez, Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Económica.

Una copia del acuerdo de hoy se puede ver aquí: http://www.ag.ny.gov/pdfs/FINALAODMPHJ.pdf

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